• Per depositare un brevetto occorre disporre di un prototipo?
• Occorre fare una ricerca di anteriorità prima di brevettare?
• Quando la novità di un'invenzione è esclusa da una anteriorità?
• A chi spettano i diritti sull'invenzione del lavoratore dipendente in un ente pubblico di ricerca?
• A chi spettano i diritti in caso di invenzione in un progetto di ricerca commissionato da terzi?
• Prima di depositare il brevetto, si può fare testare l'invenzione ad alcuni utilizzatori?
• Quando la novità di un'invenzione è esclusa da una predivulgazione?
• A chi spetta il diritto al rilascio del brevetto per invenzione elaborata in gruppo?
• La brevettazione può impedire la pubblicazione di informazioni contenute nel brevetto?
• Cosa si deve fare nel caso un’azienda voglia parlare con l’inventore in merito alle sue attività?
• La brevettazione e la successiva commercializzazione del lavoro possono impedirmi di continuare le ricerche in quel campo?

Per depositare un brevetto occorre disporre di un prototipo?

Per depositare una domanda di brevetto non è necessario avere un prototipo ma è sufficiente disporre di una progettazione tecnica dell’invenzione che si vuole realizzare e dei principi innovativi su cui si basa. Se si tratta di un'invenzione o di un modello di utilità, dovranno essere descritte in modo particolare le caratteristiche funzionali del prodotto mentre se si tratta di un oggetto decorativo che rientra nei modelli ornamentali, sono di fondamentale importanza i disegni e la rivendicazione delle caratteristiche estetiche. In questi casi però è molto importante descrivere nella domanda di brevetto le rivendicazioni in maniera molto accorta per non incorrere in situazioni in cui il prototipo, per esigenze di progettazione o produzione, presenti delle caratteristiche significativamente diverse dall’invenzione che si era voluta proteggere con il brevetto.

Occorre fare una ricerca di anteriorità prima di brevettare?

Fare la ricerca non è indispensabile ma è molto consigliato ed è una prassi consolidata. Essere sicuri che un brevetto sia effettivamente nuovo è una cosa molto difficile in quanto occorrerebbe conoscere non solo tutto ciò che è stato brevettato in quel settore ma anche ciò che è stato prodotto e commercializzato in quanto anche l'esistenza sul mercato della cosa che si vuole proteggere ne ostacola la brevettazione.

Quando la novità di un'invenzione è esclusa da una anteriorità?

 Si parla di anteriorità distruttive della novità di un brevetto quando, alla data in cui la domanda di brevetto viene depositata, sia già stata pubblicata, in Italia o all'estero e per la medesima invenzione, una domanda di brevetto coincidente.

A chi spettano i diritti sull'invenzione del lavoratore dipendente in un ente pubblico di ricerca?

Attualmente questo istituto è regolamentato dall’art. 65 del Codice della Proprietà intellettuale che determina in capo al ricercatore il diritto sulla invenzione (cfr. Normativa)

A chi spettano i diritti in caso di invenzione in un progetto di ricerca commissionato da terzi?

 Sulle invenzioni sorgono sempre due tipi di diritti: il diritto economico di sfruttamento dell'intenzione ed il diritto morale di esserne riconosciuto autore. Il diritto morale spetta sempre a colui o a coloro che materialmente hanno realizzato l'invenzione indipendentemente dal tipo di rapporto che li lega a chi ha sostenuto le spese per la ricerca. Il diritto economico di sfruttamento invece ricade sul titolare della domanda, che in genere è il soggetto che la deposita e che ne sostiene i costi. Nel caso di ricerche commissionate da terzi, i diritti economici sull'invenzione dovrebbero spettare a chi l'ha commissionata. Questo però deve essere espressamente previsto nel contratto di commissione d’opera e deve inoltre essere previsto, oltre al normale compenso per l’attività di ricerca, un compenso ulteriore (il cosiddetto quid plus) che riconosca un premio al risultato inventivo ottenuto.

Prima di depositare il brevetto, si può fare testare l'invenzione ad alcuni utilizzatori?

 L'invenzione, per essere protetta, deve essere nuova, e ciò significa che non deve essere mai stata presentata o resa conoscibile in qualche modo. Il concetto di novità viene spesso interpretato in modo restrittivo, per cui una qualsiasi forma di divulgazione che renda possibile apprendere le caratteristiche tecniche dell'idea, pregiudicano la possibilità di brevettarla. Questo si verifica anche se chi diffonde le notizie è lo stesso inventore, per cui si ritiene che la vendita dell'oggetto dell'invenzione anche in uno solo o in pochi esemplari, anteriore alla data di deposito, renda nullo il brevetto successivamente depositato. Pertanto, se si vendono alcuni campioni, anche solo con il fine di farli testare, in questo modo si rende pubblica la sua idea e si è precluso il diritto di brevettarla. In tal caso nessuno può brevettarla. Se invece la sperimentazione è rivolta ad un numero limitato di clienti, in via riservata, dichiarando espressamente che questi avrebbero dovuto provarli, mantenendone il segreto, il discorso può essere diverso. In tali situazioni viene fatto sottoscrivere un accordo di segretezza che, proprio in quanto vincola i pochissimi collaboratori al segreto, rende inconoscibile pubblicamente l'invenzione che continua a potere essere brevettata. L'impegno di segretezza dovrebbe però risultare da un documento scritto, in quanto diversamente è molto difficile provarlo.

Quando la novità di un'invenzione è esclusa da una predivulgazione?

La predivulgazione consiste nel fatto dell'inventore o di un terzo che, prima del deposito della domanda di brevetto, portino l’invenzione a conoscenza del pubblico: ciò avviene di solito quando l'inventore descrive il suo ritrovato in articoli giornalistici, conferenze, colloqui privati. È considerata accessibile al pubblico anche l'invenzione che sia comunicata dall'inventore a persone non obbligate a mantenere il segreto, quando queste siano in grado di comprendere quanto gli è comunicato o, almeno, di ritrasmetterlo a chi abbia una simile capacità. Costituisce predivulgazione anche l'esposizione dell'invenzione in fiere o avvenimenti pubblici, salvo che si tratti di esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 e successive modificazioni. Non costituisce invece predivulgazione la rivelazione dell'invenzione a persone tenute a mantenere il segreto: tipico caso, il consulente in brevetti che viene incaricato di valutarne la brevettabilità. Ma, se queste vengono meno all'obbligo della riservatezza e l'invenzione diviene accessibile al pubblico, la possibilità di ottenere la brevettazione è irrimediabilmente persa: si potrà chiedere il risarcimento dei danni ai responsabili della divulgazione che erano tenuti a mantenere il segreto. L'unico consiglio che si può dare per chi non ha ancora brevettato la propria invenzione è quindi il più semplice e banale: mantenere su di essa il segreto!

A chi spetta il diritto al rilascio del brevetto per invenzione elaborata in gruppo?

 Tutti i componenti del gruppo che ha elaborato l'invenzione hanno diritto ad esserne riconosciuti autori. In ogni caso si può prevedere un accordo tra gli inventori che ne determini le relative quote in rapporto all’attività inventiva apportata da ognuno.

La brevettazione può impedire la pubblicazione di informazioni contenute nel brevetto?

No. Comunque è consigliabile consultarsi con l’ILO in tempo utile per evitare che alcune informazioni rilasciate nella pubblicazione possano danneggiare la posizione del potenziale brevetto.

Cosa si deve fare nel caso un’azienda voglia parlare con l’inventore in merito alle sue attività?

È sempre opportuno far firmare preventivamente un Confidential disclosure agreement in modo da poter poi iniziare la discussione sul prodotto/progetto (è consigliabile far sottoscrivere un accordo di segretezza anche se il brevetto è già stato depositato).

La brevettazione e la successiva commercializzazione del lavoro possono impedirmi di continuare le ricerche in quel campo?

No, la brevettazione assicura invece protezione al lavoro futuro del ricercatore.